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Contrato de Licencia de Uso de Marca

¿Qué es? 

El Contrato de Licencia de Uso de Marca es el documento en el que se hace constar el acuerdo de dos personas, ya sean personas físicas o morales o jurídicas, por el que se crean derechos y obligaciones para ambas partes. De manera concreta en este contrato, una persona que es dueña y tiene el derecho de usar exclusivamente una marca por haberla registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) le otorga a otra persona el derecho de hacer uso no exclusivo de la marca para los fines que determinen en el contrato. 

El contrato de licencia de uso de marca es un contrato que está regulado por la Ley de la Propiedad Industrial, lo que lo hace ser un contrato de naturaleza mercantil. Ya que la marca es parte de los activos intangibles de una persona física o moral y se considera que este tipo de contratos se dan por una relación comercial. Por eso se dice que su naturaleza es mercantil.  

El contrato de licencia de uso de marca, es un permiso que otorga el titular o dueño de una marca a otra persona para que pueda usarla para un fin específico. Para poder celebrar un contrato de licencia de marca, debe existir una marca, y la manera en la que se hace existente en la vida jurídica es teniéndola registrada en el IMPI. 

Tener una marca significa que tiene derechos de propiedad industrial. Los cuales son derechos que pueden transmitirse de manera total o parcialmente. Pero es importante que sepas que para que la transmisión de los derechos o, incluso, el permiso de usar la marca sea oponible a terceros, deberá inscribirse el contrato que se celebre en el IMPI.  

¿Para qué sirve el contrato de licencia de uso de marca?  

El contrato de licencia de uso de marca sirve para que la persona que es dueña de la marca le permita a otras personas que desean utilizarla que lleven a cabo comercialmente la promoción, producción o como se dice explotación comercial de la misma. Con el fin de obtener un mayor posicionamiento y diversificación en el mercado, haciendo a la marca más famosa y aumentando su valor comercial. Esto puede ser, porque el dueño de la marca quiere expandirse en alianza con otras personas o porque una persona quiere utilizar la marca para un uso en específico comercial. 

¿Quiénes intervienen? 

Licenciante. Es la persona que es titular de la marca registrada. Es decir, es quien es dueña de los derechos de propiedad industrial, patrimoniales y morales de una marca que está registrada en el IMPI.  

Licenciatario. Es la persona que está siendo autorizada para hacer uso de la marca de acuerdo con los fines que establezca el Licenciatario. 

Características del contrato de licencia de uso de marca: 

  • Identificación de las partes, es decir, del Licenciante y del Licenciatario. Se debe mencionar el nombre completo o la denominación o razón social de las partes, su Clave Única de Registro de Población (CURP), su clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En caso de ser persona moral es importante identificar los datos del instrumento público con el que se constituyó y de las facultades que le otorgaron a su representante legal, su domicilio completo en donde recibirá cualquier tipo de notificaciones o avisos relacionados con el contrato.  

  • Objeto. En este contrato de licencia de marca, el objeto es precisamente dar un permiso para usar la marca para fines específicos. Es decir, se debe especificar que es una licencia de marca que está siendo licenciada (otorgada en permiso) por el Licenciante al Licenciatario, así como establecer para qué será explotada. Además de describir los elementos que identifican a la marca como su número de folio de registro en el IMPI. 

  • Territorio. Es importante que se establezca o limite el territorio sobre el cuál se está autorizando dicha explotación. Es decir, que sea en todo el país, en un estado o municipio determinado.  

  • Exclusividad. Es muy común que para algunos tipos de negocios se pida la exclusividad para dicho territorio. Pero también podría otorgarse un uso no exclusivo, por ejemplo, una franquicia internacionalmente conocida. 

  • Productos y/o servicios que se contemplan en las clases bajo las cuales ha sido registrada la marca. En algunos casos las marcas tienen varias clases registradas. Es decir, que sus productos y/o servicios son varios por lo que no se limitan a una sola clase. Es por esto que se debe mencionar esta especificación por contrato. Es decir, de acuerdo al registro de la marca, en cuál de todos es el que se otorgará al Licenciatario. 

  • Tiempo de uso o vigencia del contrato de licencia de uso de marca. 

Dudas frecuentes: 

¿Cuál es la forma de transmitir el derecho de uso de una marca? 

Veamos, en ocasiones se podría confundir el tipo de contrato o convenio a utilizar en el que se pueda transmitir una marca o, en este caso, el uso de una marca. Esto se debe a las características generales que tiene una marca, pudiéndola confundir con un comodato. Ya que el comodato se refiere a bienes no fungibles. O sea, bienes que no pueden ser reemplazados por otro de la misma especie, calidad y cantidad. 

Es decir, una marca al ser registrada en el IMPI y tener su dueño los derechos de propiedad industrial sobre la misma, significa que nadie más puede utilizarla y que entonces es un bien que no puede ser reemplazado por otro, ya que al estar inscrito lo hace único.  

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial establece que para conceder el permiso o transmitir algún derecho parcial o total, mediante convenio, deberá hacerse con una licencia que tiene que inscribirse en el IMPI. 

Recuerda que, antes de celebrar un contrato de licencia de uso de marca, verifica que la marca efectivamente exista en el IMPI y que se encuentre vigente los derechos del titular de la misma. Ya que, si celebras un contrato de licencia de una marca que ya caducó o su duración sea mayor que la vigencia de la marca, no podrás inscribir tu contrato en el IMPI. 

¿Si le otorgo la licencia de mi marca a alguien puedo transmitirsela a alguien más? 

El titular de una marca puede conceder las licencias que crea convenientes sin limitación alguna. Excepto que haya acordado con algún licenciatario no conceder otra licencia de uso de la marca. 

Por lo tanto, el titular o dueño de la marca, podrá celebrar varios contratos de licencia, siempre y cuando no perjudique los derechos que le haya otorgado a las demás personas que son sus licenciatarios.   

Entonces, ¿qué significa o qué es un marca? 

Recuerda que para que pueda existir un contrato de licencia de uso de marca, debe existir antes una marca. Debemos entender qué es una marca. De acuerdo con la definición del artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial, una marca es cualquier signo que se pueda percibir por los sentidos y que sea capaz de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección que se desea obtener al registrarla en el IMPI.  

Los signos que pueden constituir una marca son: denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos, formas tridimensionales, nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, el nombre propio de una persona física, sonidos, olores, elementos que integren una imagen (tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado). 

Es importante que sepas que una marca no se protege para darle uso total a todos los servicios o productos que la tengan visible. Sino que la marca tiene una protección particular para distinguir productos y servicios, esto quiere decir que la marca debe estar protegida para cada servicio o producto que se quiera proteger y para el que se quiera utilizar. 

¿Qué no será considerado una marca? 

Ahora que sabemos qué significa una marca, debemos entender qué elementos no serán considerados una marca, ya que no se pueden registrar en el IMPI: 

  • Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca. 

  • Palabras, denominaciones, frases o elementos figurativos que se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos. 

  • Formas tridimensionales que sean conocidas por todas las personas o que se hayan hecho de uso común y aquellas que no puedan distinguirse. 

  • Hologramas que sean conocidas por todas las personas y aquellos que carezcan de distintividad. 

  • Los signos que sean descriptivos o indicativos que comercialmente sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios. 

  • Letras, dígitos o colores aislados, al menos que estén combinados o acompañados de otros signos que los distingan. 

  • La traducción, variación ortográfica caprichosa o construcción artificial de palabras no registrables. 

  • Entre muchos otros, que establece la Ley de la Propiedad Industrial. 

¿Debo  mencionar el número de registro de marca dentro del contrato?  

Lo más recomendable es que si menciones el número de registro de la marca, si es necesario su clase. Es decir, en qué producto o servicio está registrado, para que no haya duda de la marca sobre la cual se realiza la licencia o autorización.  

¿Con qué documento lo puedo confundir? 

El contrato de licencia de uso de marca se puede confundir con la cesión de derechos de marca, en donde se hace una transmisión total de los derechos sobre la marca. Es decir, en la Cesión de Derechos de Marca se transmite la propiedad de la Marca; y en la Licencia de Uso de Marca se transmite el derecho de uso de la Marca para explotarla comercialmente. 

Fundamento legal:

Capítulo VI de la Ley de la Propiedad Industrial

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